Получение правовой охраны товарного знака за рубежом

При экспорте товаров и осуществлении другой деятельности за рубежом необходимо уделить серьезное внимание защите объектов своей интеллектуальной собственности, в частности, защите товарных знаков. Не редки случаи, когда товары, маркированные определенным товарным знаком, при ввозе в другую страну могут быть задержаны и запрещены для ввоза в связи с тем, что товарный знак, нарушает существующие в этой стране права другого владельца.

Во избежание таких ситуаций и в целях защиты своего товарного знака от нарушений со стороны других лиц, следует своевременно произвести регистрацию своих товарных знаков в странах предполагаемого экспорта товаров и услуг.

Существует два пути получения правовой охраны товарного знака за рубежом: (1) подача международной заявки и (2) подача заявки в каждую отдельно взятую страну.

Подача международной заявки

С 1993 года Казахстан является участником Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года (далее – «Мадридское Соглашение») и с 8 декабря 2010 года - участником Протокола к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Мадридский Протокол») Цель Мадридского Соглашения и Протокола - упрощение системы получения правовой охраны товарного знака сразу в нескольких странах (по выбору заявителя), путем подачи одной заявки в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). При этом в этих странах такому товарному знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен в каждой стране непосредственно. При необходимости увеличения числа стран (в случае расширения экспорта), в которых должен охраняться товарный знак, владелец знака может сделать заявление о «территориальном расширении» указав новые страны в рамках той же заявки, без повторной подачи заявки. Подача международной заявки осуществляется на базе национальной заявки или регистрации в стране происхождения. Здесь следует остановиться на различиях систем Мадридского Соглашения и Мадридского Протокола. Мадридское Соглашение 1. испрашивание охраны товарного знака возможно только в странах-участниках Мадридского Соглашения (на сегодняшний день это 56 стран); 2. заявка на регистрацию международного товарного знака может быть подана в ВОИС через патентное ведомство страны происхождения знака: где заявитель имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие; если у него нет такого предприятия – через ведомство страны, где он имеет местожительство; если у него нет местожительства - через ведомство страны его гражданства; 3. заявка на международную регистрацию товарного знака базируется на национальной регистрации товарного знака, т.е. прежде чем подавать заявку на регистрацию в ВОИС необходимо зарегистрировать этот знак в патентном ведомстве, посредством которой осуществляется подача заявки (страна происхождения); 4. фиксированная сумма пошлин за подачу заявки и продление регистрации для всех стран; 5. сравнительно небольшой срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (12 месяцев) одновременно в нескольких странах; 6. в случае, если национальная регистрация будет аннулирована в течении 5 лет, то и международная заявка также аннулируется. Международная заявка становится независимой от национального знака по истечении пяти лет с даты международной регистрации. Мадридский Протокол 1. испрашивание охраны товарного знака возможно только в странах-участниках Мадридского Протокола (на сегодняшний день – 91 стран); 2. заявка на регистрацию международного товарного знака может быть подана в ВОИС через патентное ведомство страны происхождения знака на выбор: где имеется предприятие заявителя или место жительства или где заявитель имеет гражданство; 3. международная заявка может быть подана как на заявочной стадии (т.е. сразу после подачи заявки в стране происхождения), так и после регистрации знака в стране происхождения; 4. размер пошлины за подачу заявки и продление регистрации определяется в каждой страной отдельно; 5. срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака - 18 месяцев (в некоторых случаях срок может быть продлен); 6. в случае, если национальная регистрация будет аннулирована в течении 5 лет, то как и в случае с заявкой в рамках Мадридского соглашения международная регистрация также аннулируется, но владелец международной заявки может преобразовать такую заявку в национальные заявки в каждой заявленной стране. В этом случае сохраняется приоритет заявки в каждой стране. Вопрос о выборе подачи заявки в рамках Мадридского Соглашения или Мадридского Протокола стоит за заявителем и в зависимости от того, в каких странах предполагается получение правовой охраны товарного знака, поскольку часть стран не входит в Мадридское Соглашение, а является только участником Мадридского Протокола. Преимуществами подачи международной заявки перед подачей заявок в каждую страну отдельно являются: 1) большая экономия затрат на оплату пошлин в случае подачи заявки сразу в несколько стран; 2) не требуется нанимать представителя в каждой стране: одна международная заявка может быть подана в ВОИС самим заявителем или его представителем; 3) сравнительно короткие сроки рассмотрения заявки сразу в нескольких странах (от 12 до 18 месяцев); 4) облегченная процедура подачи и регистрации международной заявки.

Подача национальной заявки

Правовая охрана товарного знака может быть получена в каждой конкретной стране путем подачи заявки напрямую в национальное ведомство страны. В сравнении с международной заявкой минусами подачи заявки в каждой отдельно взятой стране являются: 1) значительные затраты на оплату пошлины в каждой стране; 2) необходимость нанимать представителя или патентного поверенного в каждой стране, поскольку в большинстве стран заявка на регистрацию может быть подана только через представителя; 3) сроки рассмотрения заявки в каждой стране могут быть от года и более. Подача такой заявки выгодна в случаях, если: 1) использование знака предполагается только в одной или в двух странах за рубежом; 2) владелец знака намерен использовать знак в разных странах для разных товаров, например в одной стране для товаров «одежда», а в другой стране – для товаров «алкогольные напитки».

По какому пути подавать заявку?

Сравнительный анализ подачи международной заявки по Мадридской системе (в рамках Мадридского Соглашения и Мадридского Протокола) и подачи национальной заявки в каждую страну отдельно, показал, что подача международной заявки выгодна как экономически так по процедуре подачи, поскольку подается одна заявка по установленной для всех стран-участников Мадридской системы форме. При подаче заявки напрямую в национальное ведомство процедура подачи варьируется от страны к стране, могут быть разные формы заявления, разные требования к подаче, требование дополнительных документов, требование к языку заполнения заявлений и т.п. Таким образом, если компания намерена осуществлять экспорт товаров или оказывать услуги в нескольких странах, то несомненно выгодна подача международной заявки, но если компания намерена осуществлять свою деятельность только в одной стране за рубежом или в двух, например, в Кыргызстане и на Украине, то предпочтительней подавать заявку напрямую в патентное ведомство каждой из этих стран.

С 1993 по октябрь 2013 годы посредством Мадридской системы в Казахстане было зарегистрировано более 80 тыс. товарных знаков на имя иностранных заявителей. Доля казахстанских заявителей, подавших на международную регистрацию товарных знаков пока незначительна - 575 зарегистрированных международных товарных знаков, из них одна треть заявок (более 180 заявок) поданы казахстанскими заявителями только за последние неполные три года с 2011 по 2013 год. Данные цифры говорят о повышении интереса казахстанских производителей в получении правовой охраны товарных знаков за рубежом в связи с расширяющимся экспортом казахстанских товаров. Если первыми казахстанскими заявителями на международную регистрацию знака были такие крупные предприятия-производители как Государственная холдинговая компания «Ульба», Акционерное общество «Химпром», Производственное объединение «Балхашмедь», «Казцинк», Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», то в последнее время увеличились подачи международных заявок от казахстанских производителей напитков, продуктов питания, медицинских препаратов, одежды, строительных материалов и других товаров. Следует отметить, что несмотря на упрощение и удобство системы международной регистрации товарных знаков, мы рекомендуем при подаче заявок обращаться за помощью специалистов в этой области, способным не только оказать помощь в подаче заявок, но и в возможных переговорах и опротестовании решений ВОИС, а также в защите товарных знаков от нарушителей и недобросовестных конкурентов, как в Казахстане, так и в других странах. (С.Кульжамбекова, старший юрист ТОО «БМФ Груп», skulzhambekova@bmflegal.com)